【以案说专利】浅析含变化状态产品的外观设计专利申请策略

    2016年3月22日，最高人民法院在北京发布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称《专利司法解释二》），其中第十七条规定：“对于含有变化状态的产品的外观设计，其保护范围应当以产品所有变化状态的外观设计为准。只有当被诉侵权产品所有变化状态的外观设计与涉案专利产品所有变化状态的外观设计均相同或相近似，才认定被诉侵权产品的外观设计落入涉案专利的保护范围，若被诉侵权产品的外观设计与涉案专利相比，缺少部分变化状态的外观设计，或有部分变化状态的外观设计不相同也不相近似，则不认定被诉侵权产品的外观设计落入涉案专利的保护范围。”

    2016年底，奥飞娱乐股份有限公司的一起外观设计专利侵权纠纷案件，涉及变化状态产品的侵权判定问题，使人们再次聚焦《专利司法解释二》中关于变化状态产品侵权判断的具体规定。

   
    图1涉案专利

    图2被控侵权产品

    通过对比被控侵权产品和涉案专利发现，两者均为武器刀形状，整体形状相似，不同点主要在于刀刃是否可拆卸以及刀柄是否可折叠。从两者整体形状来看，其基本结构相似，但是被控侵权产品不具备涉案专利的变化状态[1]。

    《专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中该产品的外观设计为准。”变化状态产品，是指在销售和使用时呈现不同状态的产品[2]。变化状态产品的使用状态图是基于该产品在使用过程中呈现的不同状态对产品设计的全面显示。对于含有变化状态产品的外观设计专利，应当将使用状态图与其他视图结合，用于确定此类外观设计专利权的保护范围。就本案而言，被控侵权产品没有包括涉案专利的变化状态，被控侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，未侵犯涉案专利的专利权。

    一、含变化状态产品的外观设计以各状态单独提交申请的保护范围分析

    表1含变化状态产品的保护范围分析

    如表1所示，涉案专利为含有变化状态的产品，若申请人将其基本状态作为一项设计单独提交（即外观设计1），根据相关司法解释的规定，当被控侵权设计与涉案专利相同或近似时，被控侵权设计落入涉案专利的保护范围，构成侵权。若申请人将变化状态作为一项设计单独提交（即外观设计2），根据相关司法解释的规定，当被控侵权设计与涉案专利相同或相近似时，被控侵权设计落入涉案专利的保护范围，构成侵权。若申请人将基本状态和变化状态作为一项设计提交（即外观设计3），根据相关司法解释的规定，只有当被控侵权设计的基本状态和变化状态均与涉案专利的基本状态和变化状态相同或相近似时，被控侵权设计才落入涉案专利的保护范围，构成侵权；若被控侵权设计与涉案专利相比，缺少其中一个状态，则不认定被诉侵权设计落入涉案专利的保护范围，即不构成侵权。

    二、含变化状态产品的外观专利申请策略

    含有变化状态产品的外观设计的确权与侵权判定类似，只有外观设计的所有状态均与现有设计“无明显区别”的情况下，其才不具有专利性。因此，为了获得更大的保护范围，申请人应当提交产品完整变化状态的视图，并针对具有产品独立状态的视图，将其作为单独的外观设计提交。在奥飞一案中，申请人可将基本状态（即不包含使用状态图的外观设计）单独申请，就可避免出现被控侵权产品不落入涉案专利权保护范围的困境。

    三、含有变化状态产品的外观专利申请示例分析

    案例1产品名称为“随行灯”的外观设计申请

    图3基本状态   图4变化状态

    图3为该随行灯的基本状态视图，图4为其变化状态视图。对于本案的随行灯产品来说，基本状态和变化状态均是产品必然存在的状态，分别体现灯带在伸直和卷缩两个不同状态下的外观设计。根据一般消费者常识，不能必然联想到卷缩状态这一延伸的变化状态。因此，笔者建议申请人提交产品完整变化状态的视图作为一项外观设计申请，同时，针对具有产品独立状态的基本状态视图和变化状态视图，将二者分别作为单独的外观设计提交。

    案例2产品名称为“儿童三轮车”的外观设计申请

    图5基本状态    图6基本状态+闭合状态

    图5为该儿童三轮车的基本状态视图，图6为其基本状态和闭合状态视图。对于儿童三轮车来说，打开状态是产品必然存在的状态，闭合状态则不是产品的独立状态。如果申请人仅提交儿童三轮车闭合状态下的视图，则无法清楚显示产品打开状态下的外观设计，此时，其提交的视图是否清楚地显示了产品的外观设计存在争议。因此，笔者仅建议申请人应当将产品完整变化状态和独立状态下的外观设计分别单独作为一项外观设计进行申请。

    需要注意的是，并非所有变化状态产品都需要以变化状态的形式提交，下面通过案例3来说明。

    案例3产品名称为“液压压桩机”的外观设计申请

    图7基本状态  图8变化状态

    图7为该液压压桩机的基本状态视图，图8为其变化状态视图。液压压桩机在不同的使用状态时会呈现出各变化状态所显示的外观设计，各变化状态之间的区别仅在于局部细微变化，因此，在整个使用过程中呈现出的变化状态所显示的外观设计，均是同一项产品的外观设计。申请人无论是以基本状态或者变化状态单独提交视图，还是以完整变化状态提交视图，三者的保护范围区别不大。这是因为如果产品的变化状态是由产品的功能限定的，即使视图并未显示产品的其他状态，申请人仅提交其中一个状态下的视图，实际上也已经清楚地显示了产品的所有状态，即已经清楚地显示了请求专利保护的产品的外观设计。如本案的液压压桩机，根据一般消费者常识，可以推断出操纵杆在工作时可向前、后、左、右拨动，且各变化状态之间的区别仅在于局部细微变化。因此，本案中，申请人可以仅选择将产品完整变化状态的视图作为一项外观设计申请提交，或者仅选择以基本状态视图作为单独的外观设计提交。

    四、含变化状态产品的外观专利申请策略

    通过上文分析，笔者从保护范围的角度对含变化状态的产品提出如下专利申请的建议：含变化状态的产品，要想获得更大的保护范围，申请人应在申请日提交产品完整变化状态的视图，并针对具有产品独立状态的视图，将其作为单独的外观设计提交。此外，若变化状态是由产品的功能所限定的，并且其与基本状态的区别仅在于局部细微变化时，申请人无需提交完整变化状态的外观设计。